當(dāng)"巧克力"遇上商標(biāo)先用權(quán)，它還是原來(lái)的味道嗎?

文\張凱?

北京岳成律師事務(wù)所上海分所律師

AMATLLER是來(lái)自巴塞羅那的極品巧克力，濃厚的南歐風(fēng)味。創(chuàng)建于1797年的AMATLLER，是歐洲最?有名最有品味的巧克力品牌之一。AMATLLER 曾經(jīng)請(qǐng)著名畫(huà)家慕夏為自己的產(chǎn)品繪制海報(bào)，由此便誕生了美術(shù)界耀眼的瑰寶，慕夏生平相當(dāng)著名的代表作。但是，當(dāng)“巧克力”遇上商標(biāo)先用權(quán)，它還是原來(lái)的味道嗎？

【案情簡(jiǎn)介】

2012年，案外人C公司分別注冊(cè)了第9839097號(hào)“黑蔓”商標(biāo)、第9851923號(hào)“AMATLLER”商標(biāo)。C?公司授權(quán)A公司為“黑蔓”、“AMATLLER”品牌的中國(guó)總代理，許可其使用“黑蔓”、“AMATLLER”商標(biāo)，并授權(quán)A公司可以就侵害商標(biāo)權(quán)的行為以自己的名義提起訴訟。B 公司自 2006年起從西班牙SimonColl廠(chǎng)家直?接進(jìn)口銷(xiāo)售標(biāo)有“AMATLLER”商標(biāo)的巧克力產(chǎn)品，并使用“黑蔓”作為該商品中文品牌名稱(chēng)。之后，A公司?在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)B公司銷(xiāo)售黑善巧克力，遂提起商標(biāo)權(quán)侵權(quán)之訴。訴訟中，B公司提出商標(biāo)先用權(quán)的抗辯。?

【裁判要旨】?

本院再審認(rèn)為，《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定旨在保護(hù)善意的商標(biāo)在先使用人的合法權(quán)利，?對(duì)該款中“一定影響”的認(rèn)定可從在先商標(biāo)的持續(xù)使用時(shí)間、使用范圍及商品銷(xiāo)售數(shù)量等方面進(jìn)行考量。本案中，?根據(jù)B公司一、二審及再審中提供的證據(jù)看，B公司早在涉案注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前，已經(jīng)在其進(jìn)口并銷(xiāo)售的巧克力商品的原包裝上使用了AMATLLER英文標(biāo)識(shí)，在其中文標(biāo)貼上使用了“黑蔓”中文標(biāo)識(shí)。

?而“AMATLLER”作為西班牙一個(gè)古老家族的姓氏，沒(méi)有固定含義，“黑蔓”為一種罕見(jiàn)的植物名稱(chēng)，B 公司將該兩權(quán)標(biāo)識(shí)用于巧克力商品上，具有較強(qiáng)的顯著性，客觀(guān)上指向了該商品的來(lái)源。同時(shí)，B公司在商品包?裝、商品交易文件以及商業(yè)展示活動(dòng)中大量使用該標(biāo)識(shí)，并通過(guò)較長(zhǎng)的使用時(shí)間，較大的進(jìn)口銷(xiāo)售數(shù)量，較廣的?銷(xiāo)售范圍和較知名的銷(xiāo)售區(qū)域，使相關(guān)公眾亦借助該標(biāo)識(shí)與B公司之間建立了較為固定的聯(lián)系。因此，可以認(rèn)定?“AMATLLER”與“黑蔓”標(biāo)識(shí)在巧克力商品上已經(jīng)實(shí)質(zhì)上產(chǎn)生了識(shí)別商品來(lái)源的功能，并具有一定的影響。?且 B公司并未脫離原有范圍使用該標(biāo)識(shí)，該使用行為完全符合前述法律規(guī)定的情形。故A公司無(wú)權(quán)禁止遠(yuǎn)怡公司繼續(xù)使用涉案“AMATLLER”英文標(biāo)識(shí)，其要求 B公司停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟(jì)損失的訴訟請(qǐng)求不應(yīng)予以支持。

?【法律評(píng)析】

?商標(biāo)先用權(quán)是商標(biāo)在先使用人針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人禁止權(quán)的抗辯權(quán)。本案即被告依據(jù)商標(biāo)先用權(quán)進(jìn)行抗辯?的一則成功案例。2014年5月1日實(shí)施的《商標(biāo)法》第五十九條第三款，可謂是對(duì)商標(biāo)先用權(quán)的首次立法體現(xiàn)。那么，在運(yùn)用商標(biāo)先用權(quán)進(jìn)行抗辯時(shí)，應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足什么條件呢??

1、在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前即具有在先使用的事實(shí)?

在注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日之前就存在先使用商標(biāo)的行為，這是構(gòu)成商標(biāo)先用權(quán)抗辯的首要條件，如果沒(méi)有時(shí)間上的?在先使用事實(shí)，就不會(huì)產(chǎn)生相關(guān)的權(quán)利。需注意的是，請(qǐng)求保護(hù)的注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)時(shí)間須商標(biāo)權(quán)人舉證證明.而?先用權(quán)人要舉證證明其先于請(qǐng)求保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前的使用行為。

?2、在同一種商品或類(lèi)似商品上使用相同或近似的商標(biāo)?

注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的保護(hù)范圍以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限，如果在先使用的商標(biāo)和在后注冊(cè)的商?標(biāo)不構(gòu)成相同或者近似，或者使用的商品不屬相同或者類(lèi)似商品，那么就不存在發(fā)生混淆的可能性，商標(biāo)在先使用人可以繼續(xù)使用。

?3、在先使用的商標(biāo)具有一定影響

?對(duì)“一定影響”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不宜要求過(guò)高，如果先用權(quán)人能舉證證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間。區(qū)域。?銷(xiāo)售量或廣告宣傳等，通常應(yīng)認(rèn)定其有一定的影響力。

?4、先用權(quán)人是否在原有范圍內(nèi)使用

?原有范圍的判斷需要區(qū)分使用時(shí)間、使用地域及使用方式等。如果先用權(quán)人在注冊(cè)商標(biāo)電請(qǐng)日之前和之后一?直在同一種商品上使用，并且在地域范圍和行業(yè)領(lǐng)域、宣傳方式等方面均保持一貫性，則構(gòu)成在原有范圍內(nèi)使用的要求。

?綜上，商標(biāo)先用權(quán)是在商標(biāo)侵權(quán)中常用的抗辯的理由，但是要想成功適用該抗辯理由，需要滿(mǎn)足先用權(quán)的構(gòu)?成要件，其中，最重要的就是能夠提供足夠的證據(jù)證明主張，所以日常的商標(biāo)維護(hù)中，我們需要注意保留商標(biāo)使?用的證據(jù)。?

【法條速遞】?

《商標(biāo)法》第五十九條第三款

?商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或?者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要?求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。